Ojo con los requerimientos de pago fraudulentos sobre solicitudes de marcas y patentes

Todos los solicitantes de títulos de propiedad industrial, ya sea marcas, patentes o diseños, deben estar prevenidos sobre la posibilidad de que reciban comunicaciones de instituciones privadas solicitando el ingreso de una importante cantidad de dinero a cambio de inscribirse en un registro que no tiene carácter oficial, ni concede ningún derecho adicional a la propia solicitud ya presentada. Esta información aparece muchas veces en el propio escrito, si bien en letra pequeña y no fácilmente legible, por lo que puede dar lugar a confusión, al destacarse el logotipo y el nombre de la institución del remitente, que dan a la carta una apariencia de "organismo oficial" .

Un ejemplo de este tipo de cartas que se envía de forma recurrente se expone a continuación:

Cabe recordar que los únicos organismos competentes para la tramitación y concesión de registros de propiedad industrial, cada una con su ámbito territorial correspondiente, son 

• La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
• La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
• La Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)

Periódicamente, estas instituciones oficiales realizan avisos relativos a estos requerimientos de pago de carácter fraudulento, ya que no están relacionados directamente con el trámite de la solicitud presentada y suponen un desembolso inútil. Entre estos avisos puede mencionarse éste de la OMPI con una lista de envíos detectados relativos a la tramitación de patentes PCT (pinchar aquí), otro de la OEPM donde incluso se falsifican membretes, sellos y firmas de la propia OEPM (ver aquí) y un tercero del Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial (aquí).

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En 2010 creció el número de solicitudes de propiedad industrial en todo el mundo

Después de una considerable caída durante el año 2009, en 2010 volvió a incrementarse considerablemente el número de solicitudes de títulos de propiedad industrial en todo el mundo, según datos facilitados por la OMPI. Los principales responsables de este aumento fueron China y los Estados Unidos, siendo también en Europa el aumento superior al crecimiento del PIB.

Las solicitudes de patentes en todo el mundo aumentaron un 7,2% en 2010 llegando a sumar 1.980.000 nuevos expedientes, frente a una caida de un -3,6% en 2009. Por su parte, los registros de marca comercial subieron en un 11,8%, hasta situarse en 3,66 millones, cuando en 2009 bajaron en un -2,6%. Ambas cifras absolutos superan a todas las de años anteriores, constituyendo un record por el momento. Cabe destacar también que los diseños crecieron en un 13% a nivel mundial, correspondiendo un 83% de este incremento a China.

Para ver el artículo completo en la web de la OMPI, pulsar aquí

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Nueva versión de la Clasificación de Niza (10ª, vigente en enero de 2012)

Está próxima a publicarse la nueva edición de la Clasificación de Niza de productos y servicios, esta vez la décima, que entrará en vigor el próximo 1 de Enero.

Aún no está claro el tratamiento que se le va a dar por la OEPM, pero la OAMI ya ha dejado claro que solamente será de aplicación a todas aquellas solicitudes de registro de marca comunitaria presentadas a partir de la mencionada publicación, por lo que las solicitudes de marca comunitaria pendientes o las ya registradas con una fecha de presentación anterior al 1 de Enero de 2012, no serán reclasificadas por petición del solicitante o del titular de la marca comunitaria, ni tampoco podrán realizarse reclasificaciónes en el momento de su renovación.

A efectos de establecer la existencia del riesgo de confusión entre dos marcas o signos distintivos, según la asentada jurisprudencia del TJCE se deben tener en cuenta todos los factores que caracterizan la relación de los signos comparados. Incluyendo su naturaleza, su destino y su carácter competidor o complementario, (STJCE de 29/09/1988 "Caso Canon" ,apartado 23).

Aquí os adelanto la nueva versión de la Clasificación de Niza, aunque de momento está solamente en inglés:

Clasificación de Niza, 10.ª edición, Parte I, Lista de Productos y Servicios por Orden Alfabético  (inglés) 

Clasificación de Niza, 10.ª edición, Parte II, Lista de Productos y Servicios por Orden de Clases (inglés)  

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Sobre el Patent Box, la valoración de activos y las posibles desgravaciones fiscales

Extracto elaborado por mi compañera Amalia Bernier Losa de la Jornada "La Propiedad Industrial e Intelectual como Fuente de Valor" organizada por Clarke, Modet & Co. el Hotel Gran Melia Colón (Sevilla) el pasado 21 de septiembre

En el momento en que vivimos resulta de especial importancia para la empresa realizar una correcta Valoración de sus Activos Inmateriales. El origen de una valoración puede ser:

- Comercial (para licenciar o vender nuestro activo);

- Financiera: para obtener financiación a través de la pignoración; o en fusiones o adquisiciones, o en el caso de una joint venture

- Legal/fiscal: para servir como elemento de apoyo en caso de litigio; o en caso de concurso de acreedores o precios de transferencia (en estos casos es obligatorio)

 Hay 3 tipos de enfoques de valoración:

- Costes: un activo intangible se valora inicialmente por su coste (creación o adquisición)

- Mercado: tiene que ser un mercado activo, público y comparable

- Ingresos: se basa en el potencial futuro del activo; es necesario identificar los ingresos atribuibles y capitalizarlos al valor presente. El inconveniente es que es un método subjetivo.

Las etapas de valoración son diferentes en el caso de las patentes que en el de las marcas. Para las patentes son:

estudio legal / vigilancia tecnológica / estudio de royalties / valoración económica

En las marcas:

                       estudio legal / estudio de royalties / valoración económica

Los resultados obtenidos de la vigilancia del entorno tecnológico de las patentes, afectan considerablemente a su valor, estando vinculadas a investigaciones y líneas de trabajo de otras empresas. En el caso de las marcas, el posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor, no depende tan directamente de variables externas.

En lo relativo al Patent Box y a los Incentivos Fiscales para el ahorro, hay que tener en cuenta el tratamiento fiscal especial que tiene como objetivo el fomento de la innovación. Contra lo que su nombre pudiera indicar, este instrumento puede aplicarse no solamente a patentes, sino también  a diseños y modelos de utilidad, y también know how y conocimientos internos, siempre que se transmitan o se licencien. Sin embargo, no ampara las marcas, derechos de autor, derechos de imagen, programas informáticos ni equipos industriales, comerciales o científicos. Este incentivo se recoge específicamente en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

En concreto lo que la ley permite es la reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades “del 50% de los ingresos obtenidos por la cesión del derecho de uso o explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos; también se refiere a cesión de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas”. Para poder optar a esta reducción, la empresa que adquiere los derechos no puede estar situada en un paraíso fiscal. Esta reducción tiene el límite de que no puede ser superior 6 veces al coste de generación de activo.

El proceso para aplicarlo es el siguiente:

1º.- Identificar el activo intangible: derecho de propiedad industrial/ Know how

2º.- Determinación de los costes de creación de los intangibles

3º.- Acuerdos de cesión con identificación clara de los precios de los activos cedidos y tiene que hacerse a precio de mercado (no operación vinculada)

4º.- Identificación clara de los ingresos derivados

5º.- Estructuración de la operación: formalización de las operaciones de reestructuración societaria

El control de la autoridad es a posteriori, por eso es tan importante la seguridad y solvencia en el proceso de aplicación de este incentivo.

Este beneficio fiscal no se aplica habitualmente, pese a que puede suponer una cuantía importante de ahorro en el IS probablemente por su desconocimiento. Pero todas aquellas empresas que dispongan de modelos de innovación que puedan vender o ceder a terceros podrían aplicarlo.

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Entrevista en el blog de Javier Melendez sobre la aplicación de la propiedad industrial a la producción de contenidos audiovisuales

Subo aquí una entrevista que me han hecho sobre la aplicación al mundo audiovisual y a la producción de programas de televisión de los derechos de propiedad industrial (marcas y diseños). Creo que resulta imprescindible conocer y aplicar estas figuras, ya que la propiedad intelectual se centra más en la parte artística y no resulta por sí sola suficiente para obtener una protección adecuada.


¿Pueden protegerse  los formatos de televisión, los guiones, los diseños de animación… en la Oficina de Patentes y Marcas? del Blog La solución elegante de Javier Meléndez Martín (@_jmelendez_)

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¿Qué diferencias hay entre marca y nombre comercial?

La legislación explica que una marca identifica a los productos o servicios de una empresa en el mercado, mientras que el nombre comercial sirve para diferenciar a una empresa respecto de otras empresas. En la práctica marca y nombre comercial se registran de la misma forma, sus tasas de solicitud tienen el mismo importe y ofrecen una protección similar, ya que si se tiene registrada una marca nadie podrá proteger un nombre comercial igual en las mismas actividades y viceversa.

Realmente, y en caso de duda, es recomendable registrar antes una marca que un nombre comercial, ya que la marca es el signo distintivo por excelencia y puede extenderse internacionalmente por procedimientos establecidos, de hecho existe la marca comunitaria pero no el nombre comercial comunitario, que sólo podría protegerse país por país y de acuerdo con las normas nacionales de cada Estado. Además, cada empresa sólo puede registrar un nombre comercial, puesto que éste identifica a la empresa y sólo puede transmitirse con la totalidad de la empresa (no cabe pues su cesión ni licencia independiente de la transmisión de la empresa).

Solamente existe una particularidad, y es el caso de las Agencias de Viaje de la comunidad autónoma andaluza. El Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, que regula el funcionamiento de agencias de viajes y centrales de reservas, establece como requisito imprescindible en su artículo 13.1 que “Las agencias de viajes utilicen y mantengan en permanente vigencia un nombre comercial debidamente inscrito en el Registro de la OEPM”, planteándose la utilización adicional de una o varias marcas para identificar sus productos o servicios. Es por tanto obligatorio para la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte el registro de un nombre comercial para una agencia de viajes, y así lo pide entre la documentación a presentar en el trámite de su constitución. Incluso desde esta Agencia hemos mantenido contactos para comprobar si valdría el registro de una marca y no se ha dado por bueno.

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Catálogo de Servicios Avanzados de la Agencia Idea: II) Cooperación, transferencia, asesoramiento y financiación

Hablamos hoy en día de sinergias, no siendo a veces conscientes de que este concepto es mucho más antiguo que su nombre: ver en el entorno colaboradores, no enemigos. El camino de la innovación se facilita si se hace en compañía, más cuando se acude a mercados internacionales. La Agencia Idea ofrece diagnósticos personalizados sobre posibilidades de actuación en materia de innovación para la empresa, programas de apoyo y posibilidades de cooperación, con recomendaciones a la medida de actuaciones vinculadas a servicios y programas públicos.

Punto muy importante es la búsqueda de los socios más adecuados. Con este servicio, la empresa puede realizar una oferta o una demanda de sus necesidades tecnológicas, comerciales o de los mejores aliados para afrontar con éxito y garantías un proyectos de I+D+i. Este servicio es especialmente útil  para la participación en proyectos de cooperación en las diferentes convocatorias de ayudas nacionales e internacionales.

La Agencia Idea también ofrece información sobre la mejor opción pública de financiación nacional o internacional. De esta forma, una vez que conoce el proyecto de la empresa, puede ofrecer una propuesta de financiación pública personalizada, con independencia de qué administración pública (regional, nacional o europea) ofrezca la ayuda.

Este amplio abanico de servicios es posible, entre otras razones, gracias a la participación activa de la Agencia IDEA en diferentes redes y plataformas nacionales e internacionales. La más consolidada es CESEAND, consorcio andaluz que hace las veces de nodo de la Enterprise Europe Network. Esta red, formada por más de 90 consorcios de los 27 países de la UE y otros agregados (como EEUU, China, Rusia, Chile, Méjico, etc... ) pretende acercar la diferentes actuaciones y normativa europea a las Pymes, con especial incidencia en el fomento de la cooperación tecnológica y comercial y la participación de las pymes andaluzas en el VII Programa Marco. Conforman CESEAND, además de la propia Agencia IDEA que actúa como coordinador, CITAndalucía, el Instituto Andaluz de tecnología, la Confederación de Empresarios de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras.

De igual forma, ya en el ámbito nacional, la Agencia coordina en Andalucía la Red PI+D+i, red de puntos de información y asesoramiento en financiación de la I+D+i auspiciada por el Centro para el Desarrollo tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad (cuenta oficial de twitter @cienciagob)

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Catálogo de Servicios Avanzados de la Agencia Idea: I) Propiedad industrial y Vigilancia tecnológica

Dentro del objetivo de que las empresas andaluzas sean más competitivas y globales, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía cuenta una serie de instrumentos que persiguen reducir los obstáculos del acceso a la innovación, ya que además de las financieras existen otras barreras que hay que superar. El catálogo de servicios tecnológicos avanzados de la Agencia IDEA está formado por cuatro grandes áreas: Propiedad Industrial, Vigilancia Tecnológica, Cooperación y Transferencia  y Asesoramiento y Financiación.

Esta entrada del blog se centra en los servicios de propiedad industrial, que tienen como objetivo acercar a las empresas los distintos instrumentos de protección de la innovación, asesorando en la tipología más adecuada y orientando en los diferentes trámites necesarios para la obtención de una patente, un modelo de utilidad, una marca o un diseño industrial .

La Agencia IDEA desde el año 2002 es entidad colaboradora de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en Andalucía, lo que le permite ofrecer un servicio de registro con la misma validez y eficacia que si se realizara directamente en las oficinas de la OEPM.

Dentro de la línea de propiedad industrial, se puede ayudar también a conocer la patentabilidad de una invención o de los resultados de un proyecto de I+D+i, la infracción de una patente o cual es la situación jurídica de las patentes  para lo cual ofrece un servicio de informes personalizados de carácter GRATUITO que permite a las empresas conocer la situación tecnológica, para  tomar decisiones sobre una invención, un proyecto de I+D o la protección de un signo distintivo. En estos informes, una pyme puede conocer el estado del arte de una tecnología a nivel nacional e internacional, la situación tecnológica de sus competidores.

Otro de los servicios prestados a las empresas son los informes de Vigilancia Tecnológica, tanto individuales como sectoriales, aportando información relevante para las empresas y sectores, describiendo el entorno y tendencias tecnológicas, lo cual es muy útil para el diseño de estrategias empresariales y la toma de decisiones. Actualmente ya están disponibles los informes sobre alimentación funcional y tecnologías inalámbricas, y sobre energías renovables (electricididad termosolar).

La Agencia de Innovación ha sido elegida por la EPO (Oficina Europea de Patentes), junto con la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), como los dos centros españoles participantes en una experiencia piloto a nivel europeo para ampliar sus servicios de apoyo a la innovación basados en la información tecnológica que aportan las patentes y profundizar en los diferentes servicios de información y asesoramiento en materia de  propiedad industrial. Esta iniciativa permitirá ampliar la oferta de servicios ofrecidos a las empresas.

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Recetario para cumplimentar la solicitud de registro de marca

Como los objetivos de este blog no son nada eruditos, más bien al contrario pretenden acercar las herramientas de propiedad industrial a aquellas personas que las desconocen por completo, me permito crear esta entrada para explicar de manera explícita y sencilla como se rellena una solicitud de registro de marca.

En la Agencia Idea tenemos delegadas las competencias de información y registro para todos los trámites que se pueden realizar con la OEPM, por lo tanto recibimos las solicitudes presentadas en formato tradicional, para las que disponemos de las hojas de pago necesarias para el ingreso de las tasas, mientras que los impresos se pueden descargar de la propia web de la OEPM, tanto para marcas y nombres comerciales, como para patentes y diseños. En cualquier caso, siempre es posible utilizar el procedimiento electrónico, los requisitos son similares, pudiéndose completar todo el proceso on line, pudiendo hacerse el pago con tarjeta de crédito.

En el caso concreto del formulario para el registro de marca, importante saber si se trata de una marca denominativa o mixta (con logotipo o gráfico además del nombre). En el primer caso solamente hay que presentar las tres primeras hojas de la solicitud, mientras que en el segundo habrá que aportar además la hoja final con otra reproducción adicionalde la imagen gráfica. El formulario de solicitud se puede descargar aquí. Es importante recordar que no se puede presentar la solicitud rellena a mano, por el tratamiento informático de los datos que se hace en la OEPM, por lo que es IMPRESCINDIBLE rellenar los datos antes de imprimir la solicitud.

La primera hoja tiene el siguiente aspecto

Aquí solamente hay que señalar que se trata, generalmente, de una marca de productos o servicios y reflejar los datos del titular de la marca. Puede ser una persona jurídica, una persona física o varias personas físicas, debiendo aparecer los nombres completos y el NIF o CIF de cada titular. Hay que saber que si aparecen varios titulares comparten en igualdad de condiciones todos los derechos que se deriven de la solicitud.

En la segunda parte de la primera hoja aparecen los datos del representante y la firma de la solicitud

No es obligatorio indicar representante, pero sí hay que tener claro que, en caso de que exista, la OEPM siempre lo utilizará como contacto a la hora de enviar todas las notificaciones relativas a la tramitación de la marca, por lo que hay que vigilar en todo momento que estos datos estén actualizados y, en caso de que se trate de un Agente de la Propiedad Industrial, que se mantiene la relación contratada en su momento. Si existe un representante , o se inscribe posteriormente, el titular no tendrá comunicación directa de la evolución de la solicitud.

En caso de que se indique representante, habrá que presentar su apoderamiento notarial o en caso contrario, escrito firmado por la persona que ostente esos poderes. Muy importante FIRMAR la solicitud. si el titular es persona jurídica y no hay representante, habrá que acreditar la identidad de la persona que firma, con su nombre, DNI y el cargo que tenga en la empresa.

En la segunda hoja aparece al principio la continuación de los datos del representante

En el apartado 18 aparece el espacio para incluir el distintivo a proteger, en caso de que sea nombre solamente bastará con escribirlo, si es mixto habrá que incluir el logotipo completo, siendo el espacio máximo disponible de 8 x 12 cm. Se necesitan 2 copias exactamente iguales, una para esta hoja y otra para la página 6. Según la versión del Acrobat Reader que se tenga se pueden insertar imágenes en el archivo, aunque en caso de existir problemas es totalmente válido imprimir la solicitud con este espacio en blanco y posteriormente recortar el logotipo y pegarlo físicamente encima, poniendo cuidado de que no se desprenda.

De esta hoja hay que indicar si se trata de marca denominativa, gráfica o mixta (dibujo más nombre) y en el apartado 21 indicar obligatoriamente los colores que aparezcan en el logotipo solicitado. Se pueden utilizar los códigos de los colores si se conocen, o por lo menos los nombres comunes de todos los colores que aparezcan. No se pueden registrar en la misma solicitud versiones del mismo logotipo en diferentes colores. El resto de los apartados se dejan en blanco, porque al ser facultativos, pueden motivar un suspenso si la OEPM entiende que la descripción no es completa.

La tercera hoja es la reservada para describir los productos o servicios donde se protege la marca solicitada

En esta página en el apartado de clase se pone el número de la Clasificación de Niza donde se ubica la marca a registrar y a continuación la actividad concreta a la que se va a dedicar, para más información ver la entrada de este blog sobre la Clasificación de Niza, o directamente el enlace de la OEPM donde está disponible la clasificación completa. Solamente recordar que se deben usar términos recogidos dentro de la clasificación, que no puede haber contradicciones entre lo que refleje este apartado y lo que indique la marca y que el número de clases solicitadas es la base de cálculo para las tasas a pagar (para el año 2015 el coste es de 144,58 € la primera clase y 93,66 € para la segunda y las siguientes).

Las hojas 4 y 5 se usan para indicar si hay una fecha de prioridad anterior, derivada de una marca registrada previamente en otro país de la Unión Europea o del uso previo de la marca en una exposición oficial.

Las hoja 6 solamente se usa en caso de marca gráfica o mixta. El pdf automáticamente copia los datos del titular de la primera hoja, por lo que solo hay que pegar (física o informáticamente) la reproducción de la marca en el recuadro correspondiente.

Una vez relleno el impreso, incluidos los logotipos y firmado en la primera hoja, para que esté listo para presentarse falta adjuntar el comprobante de que se han ingresado las tasas correspondientes en cualquier oficina de La Caixa, única entidad bancaria en la que se puede hacer este pago. Para ver como se pueden obtener vía web estas hojas de pago se puede consultar esta entrada del blog.

En caso de cualquier duda o comentario sobre el contenido de este post puede ponerse en contacto con la Gerencia Provincial de la Agencia Idea en Jáen (Carrera de Jesús, 9 Bajo, 23002 Jaén), en el teléfono 953 00 61 00 o  en el email jaen@agenciaidea.es

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Registrar solamente el dominio a veces no resulta suficiente

La imagen de una empresa en el mercado y la forma de protegerla no sigue una única vía, sino que conviven registros que responden a derechos diferenciados pero igualmente necesarios en la actividad empresarial.

El único trámite que tiene carácter "obligatorio", en el caso de que se elija dotar a la empresa de personalidad jurídica propia, es la inscripción en el registro mercantil. Aquí es donde se da la opción en el momento de la solicitud de plantear tres denominaciones ordenadas por preferencia, optándose por la primera que este libre. Este registro es el que dará la designación de la empresa para sus trámites oficiales, vinculada a un CIF, y  lo único que garantiza es que no se encontrará otra empresa con la misma denominación social y el mismo nombre, pero no protege la imagen gráfica o los logotipos, ni se tiene en cuenta la actividad que vaya a realizar la empresa. Además, es corriente que el nombre incluido en las escrituras luego no sea el que usa la empresa como imagen externa, por lo que limitarse a proteger el nombre de la sociedad en el registro mercantil es a todas luces insuficiente.

Con carácter no obligatorio, pero totalmente necesario para tener una imagen de empresa correctamente protegida y poder defenderse ante usos fraudulentos, es el registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya que un registro de marca o nombre comercial concede un derecho prioritario para distinguir los productos o servicios ofrecidos por la empresa en el mercado, vinculándolos a una actividad e incluyendo la imagen gráfica. Los derechos nacen con el registro no con el uso, por lo que en caso de conflicto siempre tendrá prioridad la solicitud presentada en primer lugar (a parte de las marcas renombradas, pero eso lo dejaremos para otro post).

Cada vez es más frecuente el uso de internet como medio de comunicación entre la empresa y su entorno, por lo que en este caso se precisa el registro de un dominio, dependiendo el organismo competente del tipo de dominio que se elija. Entre los más importantes encontramos a ICANN para los dominios internacionales de primer nivel .com, .org; red.es para los .es o EURid para los .eu. El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) permite traducir la dirección IP de un equipo (compuesta por una serie de números difíciles de recordar) en una cadena de caracteres mucho más manejable (nombre de dominio), gestionando no solo el tráfico web sino el correo electrónico y otros servicios de internet. La combinación de un determinado nombre y extensión es única, por lo que siempre diferencia un dominio de otro aunque pueden existir similitudes que lleven a confusión, y tampoco incluye referencias a la imagen gráfica ni a la actividad.

En realidad, y aunque no sea obligatorio, registro de marca comercial y de dominio web deberían ir siempre asociados, porque son los dos trámites más representativos actualmente de la imagen de una empresa y, como tales, deben ir en consonancia, sin plantear mensajes diferentes. Además, hay que tener en cuenta que un dominio identifica a un proyecto, pero no tiene personalidad jurídica indiscutible, y puede ser readjudicado en un arbitraje o en un contencioso judicial, por lo que su carácter distintivo es mucho menor que el de la marca. En caso de duda, y como medida de protección ante la ciberocupación (o registro de un dominio de mala fe sin que sea consecuencia de una actividad propia) los derechos de marca tienen preferencia sobre el registro de dominios, siguiendo instrucciones que emanan de la propia OMPI.

Por todo esto es por lo que el título de este post hace referencia a que el registro de dominio no es suficiente. 

Si desea información adicional puede consultar la web de la OEPM o acudir a alguna de las gerencias de la Agencia Idea donde podrá realizar todos los trámites para el registro de su marca.

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Prohibiciones absolutas para el registro de una marca

La Ley de Marcas 17/2001 distingue entre prohibiciones absolutas y relativas. La diferencia sustancial estriba en que las prohibiciones absolutas se originan en el signo distintivo que se quiere proteger, sin necesidad de comparación con otros registros o derechos anteriores. Están recogidas directamente de la Ley, las absolutas en el artículo 5 y las relativas en los números 6 al 10.

Las prohibiciones absolutas pueden ser alegadas por la propia OEPM sin intervención de terceros, imposibilitando por sí solas el registro. Al tratarse de normas limitativas de derechos su interpretación siempre debe ser restrictiva, han de tener una motivación clara y superior para que sea posible impedir el acceso al registro de los signos distintivos solicitados.

Dentro de las prohibiciones genéricas más importantes encontramos las marcas que carecen de carácter distintivo (no se podría registrar ZAPATERÍA para una actividad comercial, si ZAPATERÍA RAMÍREZ); los que puedan inducir al público a error, por hacer referencia a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio; o los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. De esto último puede servir como ejemplo la solicitud de marca comunitaria

El registro de esta marca  fue en primera instancia denegado por la OAMI, sin embargo en apelación se concedió su registro al no considerarse ofensiva para ningún grupo o colectivo (detalles aquí). 

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La Clasificación de Niza, esa gran desconocida

La Clasificación de Niza es una lista de productos y servicios utilizada internacionalmente para el registro de cualquier marca comercial. Esta clasificación se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza, concertado en 1957. Todas las oficinas nacionales siguen esta referencia en el registro de marcas, por lo que la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, al existir una equivalencia directa entre unas solicitudes y otras y facilitarse siempre el trabajo en un idioma diferente al del país de origen.

Existen 45 clases distintas, las 34 primeras para marcas de productos y de la 35 a la 45 aplicables a los distintos servicios. Cualquier solicitud de marca o nombre comercial debe hacer referencia obligatoriamente a uno o varios epígrafes de esta clasificación de Niza, dependiendo el coste del registro del número de clases que aparezcan en la solicitud. Con las tasas de la OEPM vigentes para el año 2011, se pagan 138,94 € por la primera clase solicitada para una marca comercial y 90 € para la segunda y sucesivas.

En la descripción de los productos o servicios de la solicitud de marca puede incluirse el título completo de la clase que se solicita o bien especificar productos o servicios concretos, pero siempre utilizando lo recogido dentro del listado oficial de la Clasificación de Niza. En la web de la OEPM encontramos una base de datos con una relación exhaustiva de los todos los términos aceptados, que permite buscar por palabras y establecer en que clase hay que solicitar la marca y la descripción exacta a utilizar.

Algunas aclaraciones que pueden ser ilustrativas:

• Todas las actividades comerciales se registran dentro de la clase 35, ya sea venta al mayor o al menor, aunque leyendo el título de la esta clase puedan producirse confusiones, ya que se menciona solamente la gestión de negocios comerciales
• No puede existir conflicto entre los términos que aparezcan dentro de la denominación que se quiere proteger y la lista de productos o servicios. Así, si quiero proteger “Aceite de Oliva El Duende”, solamente podré reivindicar en la solicitud de marca Aceite de oliva dentro de la clase 29. Si la protección se limita a “El Duende”, puedo reivindicar la clase 29 completa, que entre otras cosas incluye carne, pescado, frutas o productos lácteos.
• No hay una clasificación específica para páginas web, por lo que se registran dependiendo de la actividad on line que se realice, al igual que cualquier otro negocio  (comercial, financiera, telecomunicaciones...)

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La importancia de elegir un buen nombre, que además esté libre

Toda empresa, por pequeña que sea, se encuentra en el momento de su creación o a la hora de lanzar un nuevo producto con la crucial decisión de elegir un nombre adecuado. En este momento son muchos los aspectos a tener en cuenta, pero se pueden concretar en dos: encontrar un nombre atractivo y que se identifique con el servicio o el producto que se ofrece, y por otro lado, tener ciertas garantías de que el nombre se pueda registrar sin problemas, al exigírsele que tenga carácter distintivo y que no guarde similitud con otras marcas ya registradas.

En el primer apartado, hay que mencionar que el nombre de marca es una pieza clave para la estrategia de cualquier negocio, debiendo llamar la atención del consumidor, ser fácil de recordar y causar cierto impacto entre su público objetivo, además de guardar consonancia con la estrategia empresarial, siendo el naming una de las ramas más activas del marketing actual.

Hay que tener en cuenta que según la Ley de Marcas 17/2001 Art. 6.1 a) no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior de modo que pudiera producirse confusión en el consumidor, por lo que es muy importante hacer una búsqueda previa para reducir los problemas que puedan surgir a posteriori. 

Esta búsqueda se puede hacer entrando en  la web de la OEPM y utilizando su Localizador de Marcas, si bien hay que tener en cuenta que en este buscador solamente aparece la cadena de caracteres que se elija, y no aparecen nombres parecidos. Otra herramienta alternativa y bastante más potente es el TMView, buscador gratuito en los registros oficiales de 35 oficinas distintas, incluyendo marcas comunitarias e internacionales, que además incluye en sus opciones avanzadas la posibilidad de discriminar por actividades,  nombre del solicitante o la búsqueda de marcas parecidas que puedan afectar al proceso de solicitud.

Este procedimiento tan sencillo, a veces causa graves problemas si no se realiza adecuadamente, como se ha demostrado en casos tan recientes como el de Mare Nostrum, marca a utilizar por la unión planteada por Cajamurcia, CajaGranada, Caixa Penedes y Sa Nostra y que fue denegada por la OEPM y que finalmente usa la denominación BMN, aunque también tuvo problemas con BMW.

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