Prohibiciones absolutas para el registro de una marca

La Ley de Marcas 17/2001 distingue entre prohibiciones absolutas y relativas. La diferencia sustancial estriba en que las prohibiciones absolutas se originan en el signo distintivo que se quiere proteger, sin necesidad de comparación con otros registros o derechos anteriores. Están recogidas directamente de la Ley, las absolutas en el artículo 5 y las relativas en los números 6 al 10.

Las prohibiciones absolutas pueden ser alegadas por la propia OEPM sin intervención de terceros, imposibilitando por sí solas el registro. Al tratarse de normas limitativas de derechos su interpretación siempre debe ser restrictiva, han de tener una motivación clara y superior para que sea posible impedir el acceso al registro de los signos distintivos solicitados.

Dentro de las prohibiciones genéricas más importantes encontramos las marcas que carecen de carácter distintivo (no se podría registrar ZAPATERÍA para una actividad comercial, si ZAPATERÍA RAMÍREZ); los que puedan inducir al público a error, por hacer referencia a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio; o los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. De esto último puede servir como ejemplo la solicitud de marca comunitaria

El registro de esta marca  fue en primera instancia denegado por la OAMI, sin embargo en apelación se concedió su registro al no considerarse ofensiva para ningún grupo o colectivo (detalles aquí). 

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La Clasificación de Niza, esa gran desconocida

La Clasificación de Niza es una lista de productos y servicios utilizada internacionalmente para el registro de cualquier marca comercial. Esta clasificación se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI, que se denomina el Arreglo de Niza, concertado en 1957. Todas las oficinas nacionales siguen esta referencia en el registro de marcas, por lo que la preparación de solicitudes se simplifica considerablemente, al existir una equivalencia directa entre unas solicitudes y otras y facilitarse siempre el trabajo en un idioma diferente al del país de origen.

Existen 45 clases distintas, las 34 primeras para marcas de productos y de la 35 a la 45 aplicables a los distintos servicios. Cualquier solicitud de marca o nombre comercial debe hacer referencia obligatoriamente a uno o varios epígrafes de esta clasificación de Niza, dependiendo el coste del registro del número de clases que aparezcan en la solicitud. Con las tasas de la OEPM vigentes para el año 2011, se pagan 138,94 € por la primera clase solicitada para una marca comercial y 90 € para la segunda y sucesivas.

En la descripción de los productos o servicios de la solicitud de marca puede incluirse el título completo de la clase que se solicita o bien especificar productos o servicios concretos, pero siempre utilizando lo recogido dentro del listado oficial de la Clasificación de Niza. En la web de la OEPM encontramos una base de datos con una relación exhaustiva de los todos los términos aceptados, que permite buscar por palabras y establecer en que clase hay que solicitar la marca y la descripción exacta a utilizar.

Algunas aclaraciones que pueden ser ilustrativas:

• Todas las actividades comerciales se registran dentro de la clase 35, ya sea venta al mayor o al menor, aunque leyendo el título de la esta clase puedan producirse confusiones, ya que se menciona solamente la gestión de negocios comerciales
• No puede existir conflicto entre los términos que aparezcan dentro de la denominación que se quiere proteger y la lista de productos o servicios. Así, si quiero proteger “Aceite de Oliva El Duende”, solamente podré reivindicar en la solicitud de marca Aceite de oliva dentro de la clase 29. Si la protección se limita a “El Duende”, puedo reivindicar la clase 29 completa, que entre otras cosas incluye carne, pescado, frutas o productos lácteos.
• No hay una clasificación específica para páginas web, por lo que se registran dependiendo de la actividad on line que se realice, al igual que cualquier otro negocio  (comercial, financiera, telecomunicaciones...)

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La importancia de elegir un buen nombre, que además esté libre

Toda empresa, por pequeña que sea, se encuentra en el momento de su creación o a la hora de lanzar un nuevo producto con la crucial decisión de elegir un nombre adecuado. En este momento son muchos los aspectos a tener en cuenta, pero se pueden concretar en dos: encontrar un nombre atractivo y que se identifique con el servicio o el producto que se ofrece, y por otro lado, tener ciertas garantías de que el nombre se pueda registrar sin problemas, al exigírsele que tenga carácter distintivo y que no guarde similitud con otras marcas ya registradas.

En el primer apartado, hay que mencionar que el nombre de marca es una pieza clave para la estrategia de cualquier negocio, debiendo llamar la atención del consumidor, ser fácil de recordar y causar cierto impacto entre su público objetivo, además de guardar consonancia con la estrategia empresarial, siendo el naming una de las ramas más activas del marketing actual.

Hay que tener en cuenta que según la Ley de Marcas 17/2001 Art. 6.1 a) no se pueden registrar como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior de modo que pudiera producirse confusión en el consumidor, por lo que es muy importante hacer una búsqueda previa para reducir los problemas que puedan surgir a posteriori. 

Esta búsqueda se puede hacer entrando en  la web de la OEPM y utilizando su Localizador de Marcas, si bien hay que tener en cuenta que en este buscador solamente aparece la cadena de caracteres que se elija, y no aparecen nombres parecidos. Otra herramienta alternativa y bastante más potente es el TMView, buscador gratuito en los registros oficiales de 35 oficinas distintas, incluyendo marcas comunitarias e internacionales, que además incluye en sus opciones avanzadas la posibilidad de discriminar por actividades,  nombre del solicitante o la búsqueda de marcas parecidas que puedan afectar al proceso de solicitud.

Este procedimiento tan sencillo, a veces causa graves problemas si no se realiza adecuadamente, como se ha demostrado en casos tan recientes como el de Mare Nostrum, marca a utilizar por la unión planteada por Cajamurcia, CajaGranada, Caixa Penedes y Sa Nostra y que fue denegada por la OEPM y que finalmente usa la denominación BMN, aunque también tuvo problemas con BMW.

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